앞서 포스팅에서는 PCT 특허출원을 할 때, 문제가 될 만한 부분을 미리 미리 손을 봐서 나중에 불필요하게 돈이 드는 일을 막는 것이 좋다고 했는데요.

자, 이번 포스팅부터는 구체적으로 뭘 어떻게 해야하는지를 알려드리도록 하겠습니다.

이번 포스팅은 PCT국제특허출원시 청구항을 어떻게 손 볼 것인지에 관한 것입니다.

[특허쟁이가 담당한 PCT 특허 출원 건 예시]

청구항의 맨 앞 부분이, “제X항에 있어서”라는 내용으로 시작하는 청구항을 종속항이라고 합니다.
그런데, 때로는 “제X항 내지 제Y항 가운데 어느 한 항에 있어서”와 같이 시작하는 종속항도 있습니다.

바로 이러한 청구항의 인용관계가요, 나라마다 허용여부가 다 다르고, 인용관계에 따라서 인지대가 크게 차이가 나기 때문에 조심해야 합니다.

우선, 일본의 경우에는 업계에서 여러 청구항을 인용하는 “다중 종속항”을 가장 자유롭게 인정합니다. 어려운 이야기는 생략하고 알아야 할 부분만 요약하자면, 일본의 경우 다중 종속항을 잘 사용하면 청구항의 개수를 많이 줄일 수 있다는 점입니다.

일본은 청구항 2개째부터 인지대 가산료가 몇 만원씩 막 올라가기 때문에, 다중 종속항을 잘 사용해서 청구항의 개수를 줄여주는 것이 좋습니다.

그런데, 미국의 경우에는 청구항이 20개가 넘어가면 인지대가 미친듯 비싸지는데요. 여러 개의 청구항을 인용하는 “다중 종속항”을 청구항 1개로 계산하지 않고, 인용하는 청구항의 개수만큼으로 카운트합니다. 예를 들어, “제1항 내지 10항 가운데 어느 한 항에 있어서”와 같이 시작하는 청구항은 그 한 항이 청구항 10개로 계산해버린다는 겁니다.

따라서, 다중종속항이 불필요하게 많은 경우 미국에서 아주 대박을 터트리게 됩니다. 예상했던 것보다 백만원 이상 더 비싼 청구서를 받게되는 일이 허다합니다.

원론적으로 이야기 하자면 청구항을 넉넉하게 뽑아서 권리를 다각적으로 보호받는 것이 좋습니다.
그런데, 그건 예산이 무제한(?)일 경우의 이야기이고요. 현실적으로는 예산이 정해져 있기 때문에 비용을 아낄 수 있는 부분에서는 아끼는 것이 좋습니다.

해외 특허출원시 청구항의 개수에 따라 인지대가 크게 올라가는 일이 발생하는데요. 이게 생각보다 많이 비쌉니다. 특허쟁이는 물가가 싼 중국에서만 가산료로만 무려 150만원을 내 본일이 있습니다.

그 정도야 껌값이라 생각하신다면 아래 내용은 패스하시고요~, 불필요한 비용이라면 가급적 아끼는 것이 좋겠다는 특허쟁이의 생각에 동의하신다면 아래 내용을 살짝 읽어보시면 도움이 될 것입니다.

주요 국가들의 정책을 살펴보면요,

우선, 중국의 경우 청구항 10개, 명세서 30페이지까지가 기본이고요, 청구항의 개수나 명세서 페이지수가 늘어나면 출원료에 가산료가 붙는데 이게 무섭습니다. 대신에 고맙게시리 등록료나 연차료는 청구항 개수와 상관없이 딱 고정되어 있습니다.

미국의 경우에는 청구항 20개까지 기본입니다. 20개가 넘어가면 굉장히 비싸지는데요. 아까 위에서 살펴본 다중 종속항….이거 몇 개만 써주면 미국에서는 청구항 수십 개짜리로 취급합니다.

유럽은, 청구항이 15개가 넘어가면 심사청구료가 많이 비싸집니다. 유럽 특허청인 인지대가 비싸기로 소문이 자자하지요. 다행히 조사료나 연차료는 청구항 개수와 무관하게 고정입니다.

일본은 청구항 2개부터 바로 가산료가 붙습니다. 청구항 1개까지가 기본이고요, 2개부터 바로 가산료가 붙습니다. 참 야박하지요. 우리나라 특허청도 같네요. 다만, 가산료가 굉장히 비싸지는 않고요, 게다가 다중인용을 거의 무제한으로 인정합니다. 자…따라서, PCT 출원을 할 때 어느 나라에서 권리를 발생시킬 것인지를 고려해서 청구항의 수를 적당히 줄여주는 것이 좋습니다. 종속항 가운데 그 자체로 진보성이 인정되지 않는 것들은 과감히 지워주는 것도 방법입니다. 어차피 특허 받는데 별 도움이 되지 않는 청구항일 바에야 비용 아끼는데 기여하도록 하는 것이 좋겠지요.

청구항에 도면부호를 붙이는 경우가 종종 있습니다. 청구항의 구성요소가 도면의 어느 요소를 가리키는지 나타내는 것이 해석이 명확하고 이해하기 쉽기 때문인데요.

유럽과 미국에서는 도면부호를 붙이지 않습니다.

따라서, 가급적이면 청구항에서는 도면부호를 빼는 것이 좋습니다. 나중에 미국과 유럽에서 애로사항이 무럭무럭 피어나기 때문입니다.

그런데, 진짜 문제가 되는 것이 뭐냐면 다른 구성요소에 같은 이름을 붙인 경우입니다. 예를 들어, 도면에 절곡부(110)도 있고, 절곡부(210)도 있을 수 있습니다.

이게 우리나라나 일본이라면 별 문제가 안되는데요. 미국이나 유럽에서는 이거 많이 골치 아파 집니다. 청구항에서 도면번호를 빼버리면 절곡부(110)과 절곡부(210)이 같은 구성요소가 되버리기 때문에, 발명이 전혀 다른 발명이 되버립니다.

아….이런 거는, 우리나라 특허출원시에 가능하면 그렇게 안쓰는 것이 좋은데요. 혹시라도 PCT 국제특허출원시에 이런 것이 발견되면 고쳐주는 것이 좋습니다.

이번 포스팅은 자꾸 전문적이고 어려운 이야기로 흘러가는데요.
아…이걸 설명하자니 더 어렵고 재미가 없어질 것 같네요.

결론만 기억하면 되겠습니다. 청구항이 방법발명인 경우 청구항의 각 단계를 1단계, 2단계 이런 식으로 쓰지 않는 것이 좋습니다.

국가마다 청구항 해석이 조금씩 다를 수 있는데, 자칫하면 못쓰는 특허가 될 수도 있기 때문입니다.

휴~ 더 있는데요. 너무 전문적인 내용으로 갈 것 같아 이 정도만 하겠습니다.
재미없는 내용이었지만 오늘 포스팅의 내용은 꼭 기억해두었다가 PCT 국제특허출원을 할 때, 잘 반영이 되어있나 확인하는 것이 좋겠습니다.

나중에 각 국가별 국내단계 들어갈 때에 불필요하게 인지대가 증가하는 것을 막을 수 있고, 형식적인 하자로 인해 일부 국가에서 특허가 못쓰는 특허가 되는 일을 막을 수 있습니다.