국내 특허출원과 달리, 해외특허출원은 비용이 매우 비쌉니다. 그럼에도 불구하고 해외 국가별 특허 제도가 많이 다르기 때문에 자칫 미숙한 일처리로 인하여 큰 비용을 헛되이 쓰게 되거나 또는 아예 특허권을 얻지 못하게 되는 일도 허다합니다.
지난 포스팅에 이어, 특허쟁이가 경험한 PCT 국제특허출원의 실패 사례를 소개합니다.
특허쟁이의 블로그에서도 여러번 언급을 했지만, PCT 국제특허출원에 앞서서 우리나라에서 특허 등록결정을 받아두는 것이 좋습니다.
PCT 국제특허출원 절차를 살펴보면 대체로 먼저 우리나라에서 특허출원을 한 다음, 한글로 작성된 특허명세서를 가지고서 PCT 국제특허출원을 하게 됩니다.
그런데, 우리나라 특허청에서 특허를 거절해버리는 비율이 제법 높아서요. 기왕이면 안전하게 특허결정을 받은 다음에 PCT 국제특허출원을 하는 것이 좋습니다.
PCT 국제특허출원은 우리나라 특허출원일로부터 1년 이내에 해야 하는 기간 제약이 있는데요. 1년 이내에 우리나라 특허청에서 심사결과를 받아본 다음에 PCT 국제특허출원을 진행하는 것이 아무래도 안전합니다.
하지만, 급하게 PCT 국제특허출원을 해야하는 경우도 있습니다. 해외 바이어와 계약이 진행중이라거나, 해외 전시회 참가예정이라는 등의 사정이 있어 우선 PCT 출원부터 진행하는 경우도 있습니다.
이런 경우에는 불가피하게, 우리나라 특허출원을 하자마자 또는 동시에 PCT 출원을 진행하기도 합니다.
하지만, 이런 경우가 아닌데도 서둘러서 PCT 국제특허출원을 하는 경우가 있습니다. 대리인들이야 사건을 준다는데 마다할 리 없겠지만, 그래도 그건 그다지 좋은 선택은 아닙니다.
C사의 대표이사님이 그러했는데요. 우리나라에 막 특허출원을 한 상태여서 천천히 심사 결과를 확인하고서 PCT 출원을 하시라고 권유했지만 하도 급하게 서두르셔서 어쩔 수 없이 PCT 출원을 진행하게 되었더랩니다.
그런데, 결국 우리나라에서 특허를 받기는 했지만 애초에 원했던 권리범위를 모두 얻을 수는 없었고 꼭 필요했던 부분이 빠진 채로 특허가 등록 되었습니다.
만일 해외에서도 동일한 결과가 나온다면 더 이상 진행하는 것이 의미가 없다고 판단하셔서 해외 각 국가별 국내단계 진입은 아예 포기할 수 밖에 없었더랩니다.
PCT 출원 이후 국제조사기관의 견해서라는 서류가 발급되는데요, 여기에 우리나라 특허청에서 심사했던 내용이 거의 비슷하게 들어갑니다. 따라서, 해외에서도 비슷한 심사결과가 나올 가능성이 높은 것이지요.
이런 일을 예방하기 위해서라도 우리나라 특허출원의 심사결과를 받아본 다음에 PCT출원을 진행하는 것이 좋습니다.
갓 창업한 스타트업 기업의 D 사장님의 경우였습니다.
특허쟁이에게 PCT 출원을 의뢰하셨는데, 우리나라 특허명세서의 품질이 상당히 낮은 것이었습니다.
저예산으로 날림으로 작성된 명세서인 것이 한눈에 들어왔기 때문에, 명세서를 전반적으로 손을 보는 것이 좋겠다고 권유했지만, 추가 비용의 지출을 꺼려하셔서 결국 형식적인 하자만을 손을 봐서 그대로 PCT 국제특허출원까지 강행을 하셨습니다.
그런데, PCT 출원 이후 국제 전시회에 참가하시고 북미 지역의 바이어들로부터 연락이 오자 그때서야 사안이 심각한 것을 알게 되었습니다.
제품의 결점을 보완해서 설계를 조금 수정했었는데, 정작 PCT 출원된 특허명세서가 다양한 변형예를 커버할 수 있도록 쓰여 있지 않아, 제품과 특허가 일치하지 않는 문제점을 뒤늣게 알게 된 것이었습니다.
D 사장님은 이후 바이어와 제품 공급 계약을 하고서 수출을 시작 했지만, 특허와 제품의 불일치로 인해 미국에 짝퉁이 유통되어도 사실상 막을 수 있는 방법이 없는 상황이 되어 버린 것이었지요.
물론, PCT 국제특허출원 이후에 명세서를 보정하는 것도 가능은 하지만, 각 국가별 국내단계 진입시에 번역 비용이 크게 증가하는 문제점은 차지하고, 원 명세서에 없던 새로운 내용은 단 한글자로 넣을 수가 없도록 되어 있기 때문에 사실상 PCT출원을 한 다음에는 명세서를 손보는 것이 매우 어려운 일입니다.
반면, PCT 출원을 할 때에는 특허 명세서를 얼마든지 자유롭게 수정하거나 보완할 수 있기 때문에, 품질이 낮은 저예산 특허명세서의 경우에는 가급적이면 PCT 출원시에 충분히 손을 보는 것이 좋습니다.