PCT 국제출원을 할 경우 그 비용이 적지 않으므로 꼼꼼하게 살펴보아 소요되는 비용을 아끼는 것이 중요합니다.

하지만, 비용 절감에만 치중하다 세심하게 챙기지 못하여 낭패를 보는 일이 흔히 있습니다.
훌륭한 아이디어이고 우수한 발명임에도 불구하고 아끼지 말아야 할 곳에 비용을 아끼다가는 자칫하면 아예 특허를 받지 못하게 될 뿐 아니라, 나아가 자신의 아이디어만 헛되이 남들에게 공개해버리는 최악의 결과가 초래되기도 하기 때문에 매우 유의해야 합니다.

이번 포스팅에서는 PCT 출원의 실패 사례를 소개합니다.

PCT 특허명세서에 여러 개의 청구항을 인용하는 다중 종속항이 포함되어 있는 경우 유의해야 합니다.

특히, 미국의 경우에는 다중 종속항은 인지대가 훨씬 비싸기 때문에 꼭 필요한 경우가 아니라면 남발하면 곤란합니다. 다중 종속항이 여러모로 유리한 일본과는 대조적이지요.

A사는 국내 특허 명세서를 그대로 수정없이 PCT 출원을 하였다가, 한참 후에 미국 국내단계 진입시 다중 종속항이 10개이니, 미국특허청 인지대를 400만원 넘게 더 내라는 이야기를 들었습니다. (다중 종속항 1개당 390달러)

실제 청구항의 수는 15개에 불과하였지만, “제1항 내지 제3항 가운데 어느 한 항에 있어서”와 같은 다중 종속항이 여럿 포함되어 있어서 인지대 금액이 터무니없이 높아진 것이었습니다.

PCT 출원시 조금 더 신경써서 진행했더라면 한푼도 더 내지 않아도 되었을 것을, 경험 부족으로 인해 헛되이 비용을 쓴 것이었습니다.

누구의 잘못도 아니기에 어디에 하소연할 수도 없어 속앓이를 했다는 후문입니다.

해외 특허출원용 특허명세서의 경우 특히 더 신경을 써서 준비할 필요가 있습니다.

그런데, 간혹 매우 낮은 품질의 저예산 명세서를 가지고서 PCT 국제특허출원을 진행하는 경우가 있습니다.
사실, 출원인은 명세서의 품질이 낮은 것인지를 알기가 쉽지 않습니다만, 청구항 구성요소의 구성상 관련성이 명료하지 않거나, 상세한 설명에 의해 충분히 뒷받침 되지 않는 경우 뒷감당이 어렵습니다.

PCT 국제특허출원 이후 미국, 중국, 유럽, 일본에 국내단계로 진입하기 위해 특허쟁이를 찾아온 B씨의 경우가 바로 그랬는데요.

PCT 국제출원 명세서의 품질이 너무 낮아, 그대로 번역을 해서 각 국가별로 출원을 진행할 경우 틀림없이 거절이유를 지적받는다는 것을 알 수 있었습니다.

하지만, PCT 국제공개문에 하자가 있다고 하여도 있는 그대로 번역해서 제출해야만 하기 때문에, 문제가 있는 걸 알면서도 그대로 번역해서 제출할 수밖에 없었습니다.

이후, 하자를 손보기 위해 우선 국문 명세서를 기준으로 전반적인 수정을 하였습니다. 그리고, 영어, 중국어, 일본어로 수정된 내용을 모조리 다시 번역을 해야 했고요, 현지 변호사 비용을 지불해가며 자진보정을 해야만 했습니다.

대략 5백만원 가량의 비용이 허공으로 날아가는 순간이었습니다.

상대적으로 국문 명세서의 품질을 높이는데 소요되는 비용은 매우 낮은 편이기 때문에, 해외 특허출원을 염두에 두고 있다면 “원본”이라 할 수 있는 국문 특허명세서 작성시에는 비용을 후하게 쓰는 것이 좋습니다.

처음에 우리나라에서 특허출원을 할 때 지나치게 비용을 아끼다가는, 나중에 해외에서 특허절차를 진행할 때에 수백만원을 들여서 뒤처리를 해야 하는 일이 발생할 수 있음을 유의해야 합니다.