PCT 국제특허출원은 잘 활용하면, 낮은 비용으로도 국제적으로 특허출원을 인정받아 제품을 수출을 하는데 큰 도움이 되기도 하며, 때로는 우리나라 특허출원시의 중대한 하자를 치유하기 위한 한 방법으로 활용할 수도 있습니다.

이번 포스팅에서는 PCT 국제특허출원을 잘 활용한 좋은 사례를 살펴보기로 하겠습니다.

IT 제품 제조기업의 A사장님은, 중국 공장에서 납품을 받아 미국의 거래처를 통해 수출을 진행할 예정이어서, 미국과 중국에만 특허출원을 진행하기를 희망하였습니다.

그런데, 해외 특허출원은 우리나라 특허출원일로부터 1년 이내에 해야 하는데요. 1년이 지나가 버리고 나면 PCT 국제출원도 개별국 특허출원도 할 수가 없습니다.

마침, 1년이 거의 다 되어가는 시점이어서, 혹시라도 다른 국가에는 수출 계획이 전혀 없으신지 여쭤보았고 마침 프랑스의 딜러가 관심을 보이고 있던 참이라고 하셨습니다. E사장님은 프랑스에 수출을 하게 되면 그때 가서 유럽 특허출원을 해도 되는 것으로 생각하고 계셨던 것인데 1년의 우선권 기간이 지나버리면 해외에서는 더 이상 특허를 받지 못한다는 것을 설명 드리고, PCT 국제특허출원을 우선적으로 진행하시라고 권유를 드렸더랩니다.

PCT 출원 이후 각 국가별 국내단계 진입까지는 대략 1년반 이상 시간이 남는데요. 마침, 운좋게도 기간내에 프랑스로 초도 물량을 선적할 수 있었습니다.

대부분 바이어들이 그러하듯, 프랑스의 딜러 또한 제품의 독점적이고 안정적인 공급을 위하여 특허권을 가지고 있는지를 물어보았는데, PCT 국제출원이 되어 있음을 확인하고서 곧바로 계약을 할 수 있었습니다.

만일, 그때 미국과 중국에만 출원을 했더라면 프랑스에서는 특허를 받지 못하고 누구나 쓸 수 있는 자유기술이 되어버리기 때문에 계약이 성사되기 어려웠을지도 모릅니다.

프랑스에서의 독점권을 스스로 포기한 셈이기 때문에 프랑스 바이어가 아예 직접 짝퉁을 만들어서 유통을 하더라도 제재할 방법이 없다는 것도 문제이지만, 실은 이보다 더 큰 문제점은 바이어들은 해당 제품의 수입시에 공급자가 특허권을 가지고 있어서 독점적인 물품의 공급이 가능한지 여부를 매우 중요하게 생각한다는 점입니다.

따라서, 계약을 하기 위해서는 프랑스 특허가 반드시 있어야 하는 것이었고, 다행히 유럽에서의 특허권 확보를 포기하지 않고 PCT출원을 해 두어 계약성사에 큰 도움을 받을 수 있었습니다.
이후, A사장님은 국내단계 진입기한에 맞춰 유럽 특허출원을 진행하였고, 지금도 꾸준히 수출을 하고 있다고 가끔 소식을 전해주곤 하십니다.

최근 우리나라 특허청의 심사경향을 살펴보면 두 가지의 특징이 두드러지게 나타나고 있는데요.

그 중 한가지가 특허심사를 매우 엄격하게 한다는 점, 또 한가지는 심사기간이 매우 짧아지고 있다는 점입니다.

보통 특허출원을 하고 의견제출통지서를 받기까지 1년이 채 안걸리고 있습니다. 그리고, 의견제출통지서를 받아보면 특허 등록가능성이 있는지 또는 가능성이 희박한지를 대충 알 수가 있는데요.

제조업체를 운영하시는 B사의 대표이사님은 작년에 우리나라 특허출원을 진행하였고, 이제 1년이 거의 도래하여 특허쟁이에게 PCT 국제출원을 의뢰하셨습니다.

그런데, PCT 국제출원을 준비하던 중 특허청의 심사결과가 나왔는데, 예상 밖으로 상당히 우려스러운 결과였습니다. 특허청의 심사결과를 검토해보니 유사한 선행기술이 있어 아무래도 특허를 등록받는 것이 어렵다고 판단이 되는 상황이었습니다.

그러나, 지금에 와서 PCT 국제특허출원을 포기하고 처음부터 새로 시작하자니 제품 수출일정에 크게 차질이 생길 판이고, 그대로 진행하자니 외국에서도 특허를 받을 수 없다는 것이 명백하기 때문에 진행할 수도 없는 상황이었습니다.

이에, 제품의 업그레이드된 내용을 위주로 서둘러서 특허명세서를 새롭게 쓰고 그걸 가지고서 “자기지정”을 하여 PCT출원을 하시면 된다고 안내를 드렸습니다.

“자기지정”이 뭐냐면, 우리나라에 특허출원을 한 다음, 우선권 주장을 하여 PCT 국제특허출원을 하고 그 다음 또다시 우리나라 국내단계에 진입을 하는 것을 말합니다.

우리나라에서 특허 심사를 2번을 받는 셈인데요. 두 번째 시도에서는, 심사관이 특허를 줄 수 없는 이유가 무엇인지를 분석하여 이를 피해서 새롭게 명세서를 준비한 것이기 때문에 어렵지 않게 특허를 받을수가 있었습니다.

특허 명세서를 아예 새로 쓰기는 했지만, 그래도 자칫 우리나라와 해외 모두 특허를 받지 못할 뻔 한 것을, PCT 출원의 “자기지정” 제도를 이용하여 모두 살려낼 수가 있었습니다.